등록 결정 획득 시 점검 사항

2019-12-10 20:05:26 작성, 878 읽음

1. 들어가며

 출원인이 등록 결정에 대응하여 특허료를 내는 경우, 특허청은 특허권을 설정하기 위한 등록(설정 등록)을 하게 됩니다(특허법 제87조).  등록 결정을 받으면 기계적으로 특허료를 납부하는 경우가 많습니다.  우선 심사와 같이 심사 단축을 위한 제도(참고 링크)를 활용하지 않는 경우, 출원 후 등록 까지 많은 시간이 소비됨에 따라(경험적으로 1년 6개월 이상), 등록 결정을 받은 상태에서는 모두 지치기 마련이고, 등록 번호를 확보하기 위해 특허료 납부를 서두르는 경우가 많습니다.

 본 문서에서는 특허료를 납부하기 이전에 반드시 짚고 넘어가야 할 점검 사항을 소개합니다.  특허료를 납부함에 따라, 특허권은 청구항의 문언에 의해 고정됩니다.  특허료 납부는 권리 범위를 수정/보완하는 선택지를 극도로 줄이게 됩니다(한국에서는 무효 심판 중 정정 청구, 미국에서는 Re-issue 출원 등).  특허료를 납부한 이후에는, 권리 범위를 수정하는 여러 선택지를 고려할 수 없으므로, 특허료를 납부하기 이전에 반드시 자신의 권리 범위를 보완할 여지가 있는지를 살펴야 합니다.

 

2. 등록 결정이 보장하지 않는 것

 특허료 납부 전에 권리 범위를 살펴야 하는 이유는, (1) 등록 결정이 심사 과정에서 인용된 선행 기술과의 차별성을 인정하는 것에 불과하고, (2) 등록 결정은 청구항에 기반하여 구성된 권리 구성의 우월함을 판단하지 않기 때문입니다.

 (1) 등록 결정이 심사 과정에서 인용된 선행 기술과의 차별성을 인정하는 것에 불과하다라는 말의 의미는, 심사 기준 시점(출원일, 우선일) 이전의 모든 선행 기술과 출원 발명을 비교하는 것은 물리적으로 불가능하다는 것에서 기인합니다.  즉, 심사 과정에서 모든 선행 기술을 볼 수 없기 때문에, 심사 과정에서 제시되지 않은 새로운 선행 기술이 특허권을 위협할 수 있는 것입니다.

 특허법은 특허권을 소멸시키는 심판인 무효 심판 제도를 두고 있습니다.  특허권의 공격을 받는 상대방은 무효 심판으로 특허권의 소멸을 시도하는 것이 일반적입니다.  무효 심판에서, 상대방이 심사 과정에서 인용되지 않았으면서, 강력한 선행 기술을 추가로 제시할 경우, 특허권은 원천 무효가 될 수 있습니다.  이 경우, 특허 분쟁이 특허권자에게 매우 불리하게 돌아갈 수 있습니다.

 대한민국에서 무효 심판으로 등록 특허권이 무효가 되는 비율은 2018년 기준 45.6%에 달합니다(참고 링크).  특허권이 무효가 되지 않도록, 특허료 납부 전에 그 무효 가능성을 살펴야 하는 것입니다.

 (2) 등록 결정은 청구항에 기반하여 구성된 권리 구성의 우월함을 판단하지 않는다라는 말의 의미는, 등록 결정이 청구항 내에서 권리 범위를 불필요하게 제약하는 요소가 있는지는 판단하지 않는다는 것에서 기인합니다.  선행기술과 차별화하기 위해 사용된 구성/표현이 도리어 권리 범위를 제약할 수 있습니다.  같은 구성이라도, 그 목적에 따라 다르게 표현할 수 있으며, 심사 과정에서 유용한 표현 또는 침해 입증에 용이한 표현 중 무엇을 사용하였느냐에 따라 권리 범위가 다르게 설정될 수 있는 것입니다.

 예를 들어, 내부 알고리즘이 청구항에 구체화될 수록 등록 가능성은 높아질 것입니다.  그러나, 내부 알고리즘은 외부로 표현되지 않으므로, 침해 입증에는 불리할 것입니다.  상대방이 특허권자에게 자신의 제품/서비스의 내부 기작을 순순히 제공할리 없기 때문입니다.  때문에, 등록 결정에 앞서 권리 구성을 점검할 필요가 있는 것입니다.

 

3. 등록 결정 획득 시 점검 사항

 등록 결정이 선행기술과의 차별성만을 인정하는 것이고, 권리 구성의 적절함을 따지지 않으므로, 등록 결정 획득 후 특허료 납부 전까지 등록 결정된 청구항을 대상으로 다음 사항을 점검할 것을 추천드립니다.

  (1) 미 인용 선행 기술이 존재하는지 확인

 등록된 특허권이 무효 심판으로 원천 무효되는 일을 방지하기 위하여, 미 인용 선행기술의 출현 가능성을 점검할 필요가 있습니다.  심사 중 인용되지 않은 나머지 선행 기술로 검색 분야를 설정하여 조사를 수행하여, 미 인용 선행 기술이 존재하는지 판단할 필요가 있습니다.

 새로운 선행 기술이 포착된 경우, 완성된 청구항과 one-to-one 비교하여, 그 무효 가능성을 살펴야 합니다.  무효 가능성이 존재하는 것으로 판단되면, 심사관을 설득하는데 사용한 논거가 적용될 수 있는지, 이를 극복할 수 있는 구성이 발명의 설명이나 종속항에 존재하는지 살펴야 합니다.  발명의 설명에 존재하고, 청구항에 포함되지 않은 구성이 무효 가능성을 낮출 수 있다고 여겨지는 경우, 추가 출원으로 해당 구성을 권리화할 필요가 있습니다.  이는 무효 심판으로 소멸시킬 수 없는 특허권을 만들 것이기 때문입니다.

  (2) 자신의 발명과 유사한 제품/서비스가 출현하였는지 확인

 출원 후 등록 까지 많은 시간이 소비되므로, 발명의 분야 내에서 새로운 경쟁자가 출현하였을 가능성이 높습니다.  따라서, 특허료 납부 전에 시장 조사를 수행하여, 자신의 발명을 사용할 것으로 추정되는 모방자/침해자를 포착할 필요가 있습니다.

 모방자/침해자를 포착한 경우, 청구항과 모방자/침해자의 제품/서비스를 비교하여, 특허권의 권리 범위가 모방자/침해자의 제품/서비스를 포함하는지 여부를 판단하여야 합니다.  심사 과정에서 등록을 위해 보정을 수행하는 경우가 많으므로, 심사 과정에서 보정/부가된 표현이 모방자/침해자의 제품/서비스를 잘 묘사하는지 살펴야 합니다.  모방자/침해자의 제품/서비스가 권리 범위에 포함되지 않는 경우, 추가 출원으로 권리 범위를 재구성할 필요가 있습니다.  침해를 보다 쉽게 표착할 수 있는 표현으로 발명의 구성을 다시 설명할 필요가 있는 것입니다.

  (3) 청구항 내에 권리 범위를 제약하는 요소가 존재하는지 확인

 모방자/침해자가 출현할 우려가 높지 않는 상태여도, 특허권의 권리 범위 내에 불필요한 제약이 존재하는지 확인할 필요가 있습니다.  존속 기간은 설정 등록 후 출원일 후 20년까지 이므로, 해당 기간 내에 모방자/침해자가 출현할 가능성이 얼마든지 있기 때문입니다.  침해 입증에 불리하게 작용할 여지가 있는 표현 및 구성이 청구항 내에 존재하는지 확인하여야 하고, 청구항에 포함된 구성 중에서 회피가 쉬운 구성이 존재하는지 살펴야 합니다.  만약 그런 구성이 존재하는 경우, 추가 출원으로 권리 범위를 재구성할 필요가 있습니다.  이에 대해서는 다른 문서(링크)에서 상세한 예시와 함께 설명합니다.

 

 위 점검 사항에 의해 추가 출원이 필요하다고 여겨지는 경우, 한국에서는 분할 출원 또는 우선권 주장(출원 후 1년 이하인 경우)을, 미국에서는 CA/DIV/CIP 출원 중 어느 하나를 이용하여 재구성된 권리 범위를 확보할 필요가 있습니다.  상술한 출원 제도는 특허료 납부 후에는 쓸 수 없는 제도이므로, 특허료 납부 전에 수행할 필요가 있습니다.

 

4. 결론

 등록 결정으로 특허권을 하나 확보하였는데, 추가 출원으로 특허권을 추가로 확보하여야 하는 이유는, 하나의 발명을 여러 특허권으로 보다 강력하게 보호하는 효과를 얻는 데에 있습니다.  특허권이 여러 개 존재하는 것 자체가 상대방의 침해 의지를 꺾게 만들 수 있고, 무효 심판으로 여러 특허권 중 어느 하나가 무효가 되더라도, 다른 특허권은 여전히 살아남아 상대방을 압박할 수 있기 때문입니다.  특허 분쟁으로 소비될 비용과 시간을 고려한다면, 추가 출원이 훨씬 저렴한 비용으로, 효과적으로 분쟁을 대비하는 방법이라고 볼 수 있겠습니다.