침해자/모방자 포착 시 점검 사항

2019-12-09 00:10:28 작성, 882 읽음

1. 들어가며

특허권자는 업으로서 특허발명을 실시할 권리를 독점한다. 다만, 그 특허권에 관하여 전용실시권을 설정하였을 때에는 제100조제2항에 따라 전용실시권자가 그 특허발명을 실시할 권리를 독점하는 범위에서는 그러하지 아니하다.

특허법 제94조

 등록된 특허권은, 상기 법률과 같이 특허 발명의 실시를 독점하게 만듭니다.  "독점"은, 합법적인 권리자(특허권자 또는 특허권자로부터 라이센스를 받은 실시권자 등)를 제외한 나머지 무권리자의 실시를 차단할 수 있음을 의미합니다.  차단 수단은, 경고장 뿐만 아니라, 가처분 신청에서 민/형사 소송까지 다양하게 존재합니다.

 본 문서에서는, 무권리자가 실시하고 있는 것으로 우려될 때에, 차단 수단을 사용하기에 앞서 반드시 살펴야 할 점검 사항을 소개합니다.  소송과 같은 차단 수단은 많은 시간과 비용을 요구하므로, 제소 전에 그 향방을 충분히 점검할 필요가 있기 때문입니다.

 

2. 제소 전 필수 점검 사항

   (a) 등록 청구항의 wording 점검

 권리 범위는 청구항에 의해 결정됩니다.  특허권의 침해 여부는 청구항을 기준으로 판단됩니다.  심사 또한 청구항을 기준으로 이루어지는데, 청구항의 심사 결과(등록)가 권리 범위의 무결성을 담보하지는 않습니다.  심사는 선행 기술과 다른지만을 심사하고, 침해 입증이 용이한지, 권리 범위를 불필요하게 제약하는 표현이 없는지는 판단하지 않기 때문입니다.

 때문에, 등록 청구항은 때때로 해석이 모호한 표현, 침해 입증이 불리한 표현을 가지고 있을 수 있습니다.  선행 기술과 차별화되기 위해 불가피하게 침해 입증이 곤란한 표현이 추가될 수도 있는 것입니다.  따라서, 등록 청구항의 기재가 침해 입증 가능하게 기재되어 있는지 살펴야할 필요가 있습니다.

   (b) 무효 가능성 점검

 무효 심판은 침해자/모방자가 이용할 수 있는 반격 수단으로, 그 결과에 따라 등록된 권리를 원천 무효시킬 수 있는 심판입니다.  특허권자가 침해자/모방자를 제소할 경우, 침해자/모방자는 무효 심판을 이용하여 특허권자의 권리를 공격하는 것이 일반적입니다.

 무효 심판에서, 등록 청구항의 기재 불비(출원 명세서 지지 등)가 문제될 수 있습니다.  등록을 목표로 청구항의 표현/구성을 출원 명세서의 표현/구성과 맞지 않게 만들거나, 상당한 차이를 가지게 만들 경우, 기재 불비가 문제될 수 있습니다.  심판에서 심사관과 다른 판단이 내려질 수 있으므로, 제소 전에 등록 청구항과 출원 명세서를 비교하여 기재 불비가 제기될 가능성을 반드시 살펴야 합니다.

 무효 심판에서, 기재 불비 외에도, 심사 과정에서 제시되지 않은 새로운 선행 기술이 문제될 수 있습니다.  심사관이 모든 선행 기술을 살피는 것은 한계가 있으므로, 심사 과정에서 제시되지 않은 새로운 선행 기술이 충분히 등장할 수 있습니다.

 침해자/모방자는 특허권자의 제소에 맞서, 특허권을 무효로 만들만한 선행 기술을 추가로 검색할 것입니다.  따라서, 특허권자 또한 선행 기술을 검색하여 무효 가능성을 예측하여야 합니다.  새로운 선행 기술이 나온다면, 종속항 까지 살펴, 무효 심판 중 정정 청구와 같은 제도를 이용할 수 있는지도 살펴야 할 것입니다.  새로운 선행 기술 뿐만 아니라, 기존에 제시된 선행 기술도 다시 살펴야 합니다.  심판에서 심사관과 다른 판단이 내려질 수 있기 때문입니다.

   (c) 대상 제품/서비스 및 등록 청구항 사이의 비교 분석

 침해자/모방자의 제품/서비스를 기술 분석하여, 등록 청구항에 매칭되는 제품/서비스의 구성을 추출하여야 합니다.  이들 구성이 논리적으로 서로 연결되어, 등록 청구항의 대응 구성의 연결에 대응되는지를 확인하여야 합니다.  선행 기술과 차별화되기 위하여, 등록 청구항은 구성들 사이의 유기적 조합을 수반하도록 작성되어 있을 것입니다.  이러한 유기적 조합이 침해자/모방자의 제품/서비스에서 추출된 구성 사이에서 존재하는지를 살펴야 합니다.

 특히, 침해자/모방자의 제품/서비스로부터 구성을 추출하는 것, 추출된 구성과 등록 청구항의 구성을 비교 분석할 때에 조심해야 하는 것은, 자신의 논거가 제3자(특히, 재판부 및/또는 배심원단)를 설득하기에 용이한지 입니다.  판결을 내리는 주체는 특허권자가 아니므로, 이들을 설득하기 쉬운지를 살펴야 합니다.  예를 들어, decompile로 침해자/모방자의 소프트웨어 코드를 추출하는 것은 쉬울 것입니다.  그러나 추출된 코드는 특허권자도 읽기 어렵고, 해당 기술 분야에서 특허권자보다 낮은 기술 수준을 가지고 있으리라 여겨지는 제3자에게는 더더욱 어려울 것입니다.

 

3. 결  론

 침해자/모방자의 제품/서비스를 만났을 때, 본격적인 대응에 앞서 신중한 사전 작업을 수행할 필요가 있습니다.  침해자/모방자 또한 특허권자의 제소에 맞서 소극적 권리 범위 확인 심판 부터 무효 심판에 이르는 다양한 반격 카드를 고려할 수 있기 때문입니다.

 등록 결정은 선행 기술과의 차별성을 인정("보장"이나 "보증"이 아닙니다)하는 것에 불과합니다.  대한민국에서 무효 심판으로 등록 특허권이 무효가 되는 비율은 2018년 기준 45.6%에 달합니다(출처 링크).  또한, 등록 결정은 침해 입증이 용이한지, 권리 범위를 불필요하게 제약하는 요소(선행기술과 차별화하기 위해 사용된 구성/표현이 도리어 권리 범위를 제약할 수 있습니다)가 있는지는 판단하지 않으므로, 침해자/모방자에게 선전포고를 하기에 앞서 등록 청구항을 충분히 살펴야하는 것입니다.

 특히, 침해자/모방자가 자신의 제품/서비스의 detail을 쉽게 알려줄 리 없기 때문에, 등록 청구항과 침해를 입증할 수 있는 구성을 쉽게 확보하거나, 확인할 수 있는지, 그렇다면 제3자가 등록 청구항의 표현이 해당 구성을 지칭함을 쉽게 받아들일 수 있는지 살펴야 합니다.  청구항은 등록 결정 이후로 고정되므로, 심사 과정에서 설명한 요소를 고려하여 청구항의 보정 범위를 정하는 것도 필요할 것입니다.