국가별 특허 조속 심사 방안

2019-12-04 01:23:04 작성, 1686 읽음

1. 들어가며

특허출원은 출원 이후 청구한 심사청구 순서에 따라 특허청에서 심사관에 의해 등록요건을 심사됩니다. 특허를 출원이후, 특허청의 최초 의견(거절이유 통지 또는 등록결정)을 받을 때까지 소요되는 기간은 통상적으로 심사청구 이후 대략적으로 14개월 정도 소요될 수 있다.

사업상의 이유로 특허권의 빠른 등록이 필요한 경우 등과 같은 이유로, 빠른 특허 등록이 필요할 수 있다.

또한, 외국 출원 특허의 경우, 타국가에서의 등록 특허를 바탕으로 조속한 심사를 받을 수 있는 제도가 마련되어 있습니다. 수출 또는 수출 예정 국가에서, 타인이 국내에서 등록된 특허에 대응되는 제품을 판매 또는 생산과 같은 특허의 실시행위를 막기위해서, 국내 등록 특허를 바탕으로, 외국 특허출원은 조속한 심사의 대상이 될 수 있다.

2. 국가별 우선 심사 청구 제도 정리

(1) 한국 - 특허법 제61조

제61조(우선심사) 특허청장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 특허출원에 대해서는 심사관에게 다른 특허출원에 우선하여 심사하게 할 수 있다.

1. 제64조에 따른 출원공개 후 특허출원인이 아닌 자가 업(業)으로서 특허출원된 발명을 실시하고 있다고 인정되는 경우

2. 대통령령으로 정하는 특허출원으로서 긴급하게 처리할 필요가 있다고 인정되는 경우

한국 특허법은 제61조에서 우선 심사를 정의하고 있다. 1호에서는 타인의 출원 발명을 실시하고 있는 경우에, 우선심사를 진행할 수 있다고 규정하고 있고, 2호에서 시행령에 기재된 사유에 해당되는 경우에 진행할 수 있다고 규정하고 있다.

실무에서, 우선 심사 신청은 주로 제61조 2호의 규정으로 대부분 신청된다.

우선 심사 신청의 대상 중 벤처기업, 기술혁신형 중소기업, 직무발명보상 우수기업, 지식재산 경영인증을 받은 기업과 같은 법에 정한 인증 혹은 선정된 기업은 우선 심사 신청의 대상이 될 수 있다.

해당 요건을 만족하지 않는 경우에는, 특허청에서 지정한 전문기관에서 선행기술 조사를 수행하여 특허청에 통지하도록 선행기술조사를 요청하면, 우선 심사 신청의 대상이 될 수 있다.

이외에, 3. 기타 특허 조속 등록 방안에서 설명할 PPH대상이되는 특허의 경우에도 우선 심사 신청의 대상이 될 수 있다.

(2) 미국 -  Track one - 우선심사(PE, Prioritized Examination) 프로그램

1) 미국의 PE 프로그램이란?

미국에서는, 2011년 9월 26일 이후에 출원되는 원 실용 또는 식물 정규 출원(original utilty or plant nonprovisional application)에 대해서 PE를 청구할 수 있다. 미국의 경우, 특허는 실용 특허, 식물 특허, 디자인 특허로 구별하고 있어, 우리나라의 특허출원 대상은 미국의 PE를 이용할 수 있다.

2) PE 요건

i)  원 실용 또는 식물 정규 출원 -  원(original) 출원이어야하고, 출원과 함께 PE를 청구하여야 한다. original application은 재등록 출원이 아닌 출원을 의미하는 것이므로, 계속 출원(CA)도 포함된다.

모 출원에 PE청구를 하였더라도, CA출원에서는 PE가 적용된 것이 아니므로, 계속 출원에서 PE청구를 추가로 하여야 한다.

RCE를 제출한 경우에도 PE를 청구할 수 있으며, 1OA 발송전에 이를 청구하여야 한다.

ii) 클레임 수는 독립항 4개 전체 청구항 30개를 초과하지 않아야 한다.

iii) PE 수수료를 납부하고, USPTO에서 정한 PE 건수 이내에 해당하여야 진행할 수 있다.

3) PE효과 - 12개월내에 최종 처분을 하는 것을 목표로 하며, 최종 처분은 NOA(notice of allowance)의 발송, FOA(final office action)의 발송, RCE의 제출, 등의 현출원 심사에 대한 최종적인 결정을 내리는 것을 말한다.

(3) 유럽 - PACE PROGRAM 및 Waiver 

1) PACE 프로그램

EPO에 신속한 조사 또는 심사를 요청하는 PACE 프로그램을 진행활 수 있다.

EPO는 PCT 국내 단계 진입 후 6개월 내에 청구항 보정의 기회를 부여하는데,  해당 기간 6개월 경과 후, EESR의 발행을 강력하게 권고하고 있다. 따라서, 조사 단계(Search Stage)에서 PACE를 신청하는 것은 별다른 실익이 없다고 볼 수 있고, EPO도, 해당 경우에는 PACE를 신청할 필요가 없다고 안내하고 있다.

EESR 및 심사청구 이후에 진행되는 심사 단계에서 PACE 신청하는 것은 효과가 있을 수 있다. 다만, PACE요청은 이전에 통지된 Action에 대한 응답이 기한내에 수령되고, 모든 사항이 처리된 것을 조건으로, 3개월 내에 발행하는 것을 요청으로 하고 있다.

2) Waiver - 면제 신청

EESR의 발행 전에 Waiver를 신청하면, EESR은 1OA로 기능하며, 이에 따른 심사기간을 단축할 수 있다.

또한, PCT로 EP에 진입한 건의 경우, 1)에서 설명한 국내 단계 진입후 청구항 보정할 수 있는 기간을 Waiver신청할 수 있다.

(4) 중국 - 우선심사관리방법(76호)

중국에서도, 우리나라의 우선심사와 관련된 규정이 존재한다.

기술 대상은 internet, bid data, 및 cloud computing과 관련된 기술이고, 출원 공개 및 실체 심사 청구후 우선 심사 청구가 가능하다.

우선 심사 청구후 30일 이내에 최초의 OA가 발행되고, 1년내 허여 여부결정하는 것을 목표로 하고 있다. OA단계에서 연장이 허여되지 않는다.

 

3. 기타 특허 조속 등록 방안 -PPH

(1) PPH란?

PPH(patent prosecution highway), 즉 특허 심사 하이웨이는 특허권을 신속하게 획득하길 원하는 출원인에게 권장되는 절차로, 2개국 이상의 나라에 동일한 특허를 출원하였을 때, 제1 국가에서 긍정적인 심사결과를 받으면, 나머지 국가에서 해당 내용을 토대로 심사를 간결하고, 신속하게 수행할 수 있다.

i)출원 국가와 PPH가 협약된 국가의 출원과 최우선일이 서로 동일하고, ii)대응하는 타국 출원 심사에서, 긍정적인 심사 결과(notice of allowance, or allowable subject matter)를 받은 청구항이 있어야 하며, iii) 출원의 모든 청구항이 타국의 긍정적인 심사 결과를 받은 청구항과 동일하고, iv)출원 국가에서 심사 청구가 있는 경우, PPH를 청구하여, 조속 심사를 진행할 수 있다.

(2) 미국 - PPH와 track one 비교

요 건	PPH	PE
신청요건	PPH의 요건 만족	수수료 납부 이외 별도 요건 없음
신청 기한	언제든지	출원과 동시에
적용 대상	실용 출원	실욜 출원 / 식물 출원
관납료	없음	Processing fee($130) PE fee(대략 $5000) 추가
청구항	독립항 3개/ 최대 청구항 20개	독립항 4개/ 최대 청구항 30개
OA 응신	1개월/ 기간 연장 불가	1개월/ 기간 연장 신청시 PE 상태 종료

패밀리 국가에 등록된 청구항으로 심사를 받고자 하는 경우에는 비용등을 고려하면, 출원인은 PPH를 진행하는 것이 바람직하지만, 타국의 등록 청구항과 다른 청구항으로 진행하고자 하는 경우에는, PE로 진행하거나, PPH로 allowance를 받은 후 CA를 진행할 수 있다.

(3) 유럽

EPO에서의 경우, 1) EESR 발행 이전 PACE 신청하는 것은 실익이 적어, i) 등록된 타국 특허가 존재하는 경우, PPH로 진행하는 것이 바람직하고, ii) 등록된 특허가 존재 하지 않는 경우에는, Waiver신청으로 EESR을 생략하고, 이후 절차에서 PACE를 진행하는 것을 고려할 수 있다.

2) EESR 답변 제출 이후의 경우에는 각각의 절차별로 PACE를 진행하는 것을 고려할 수 있다.

(4) 중국

중국의 경우, 우선 심사 청구를 진행하기 위해서는, 출원인은 성, 자치구, 직할시의 지식재산권국이 심사하고 의견을 명시한 우선심사 청구서를 제출하도록 하고 있는데, 이 규정으로 외국의 출원인이 우선심사제도를 이용하기 쉽지 않다. 우선심사의 경우, 30일 이내에 OA를 발행해야 하는 반면, PPH의 경우, OA나 allowance와 같은 특허청의 응답이 45일 정도 걸리는 점을 고려하면, 우선 심사가 기간적으로 실익이 있을 수 있다.

1) 등록된 타국 특허가 있는 경우에는 PPH를 이용하는 것이, 타국의 등록 청구항과 동일한 청구항을 심사하는 것으로 등록 가능성을 높일 수 있다. 다만, 중국의 경우, 한국이나 미국보다 등록이 상대적으로 까다로운 점을 고려할 때, PPH를 진행하더라도, OA가 발행될 가능성이 높다.

2) 등록된 타국 특허가 없는 경우에는, 우선심사를 진행하여야 하지만, 중국 내의 우선 심사 신청 절차가 용이하지 않을 수 있다.

4. 결론 - 패밀리 국가의 특허 등록 여부에 따라 타국가에서의 우선 심사 또는 PPH 진행 전략을 마련

상술한 바와 같이, 각각의 국가별로, 우선심사의 요건과 세부적인 내용에서 그 차이가 존재한다. 따라서, 국가별로, 우선 심사를 진행할 때에는 조속 심사의 목적을 고려하여 진행하여야 한다. 빠른 등록을 원하는 것인지, 빠른 심사를 통한 청구항의 작성방향이나 향후 진행될 분할, 계속 출원 청구항을 고려하기 위한 것인지에 따라 선택할 수 있는 제도가 달라질 수 있기 때문이다. 

또한, 패밀리 국가에서의 등록 또는 등록 가능한 청구항이 존재하는 경우에는 PPH를 이용하는 것은 등록을 위한 좋은 방향일 수 있으나, 등록 청구항을 그대로 활용하여야 하는 점(등록 청구항보다 권리범위가 넓을 수 없음)을 고려할 때, 신중한 전략 수립이 필요하다.