다 국가 특허권 확보 위한 출원 제도

2019-11-28 23:25:47 작성, 872 읽음

1. 들어가며

 모방 업체가 한국에서 생산하고, 미국에서 판매하는 경우, 한국 특허권으로는 한국의 생산 행위만을 막을 수 있을 뿐, 미국의 판매 행위는 막을 수 없습니다.  특허권이 국가 별로 발생되기 때문입니다.  때문에, 해외에서 사업을 고려하는 경우, 여러 국가에서 특허권을 확보할 필요가 있습니다.  여러 국가에서 특허권을 확보할 때에, 발명의 심사 기준이 되는 시점을 통일하거나, 앞당기는 제도를 활용할 필요가 있습니다.

 심사 기준이 되는 시점을 단순화하여야 하는 이유는, 발명과 비교되는 선행기술이 "심사 기준이 되는 시점보다 먼저 공개"된 기술로써, "전세계"를 범위로 삼는 특징에 있습니다.  극단적인 예로, 동의보감에 적힌 글귀도, 지구 반대편 피라미드에서 발굴된 파피루스도 발명과 비교될 수 있습니다.  특히, 출원 전의 자신이 공개한 보도자료, 시연 비디오 등이 발명과 비교될 수 있는 것입니다.  아래 그림으로 설명하겠습니다.

 

 위 그림에서(검은색 화살표는 시간의 흐름을 의미합니다), 노란색 별표와 같이, 한국 출원 후, 한국에서 출시하였고, 그 후 미국에서 출원하였다고 가정합시다.  심사 기준이 되는 시점은, 어떤 제도도 활용하지 않는 경우, 출원일로 보는 것이 원칙입니다.  한국 특허청은 한국 출원일을, 미국 특허청은 미국 출원일 보다 과거의 선행기술을 찾게 되는 것입니다.

 위 그림에서는, 한국에서 출시함에 따라 발생된 데이터(보도자료, 시연비디오, 광고)가 한국 출원에는 영향을 미치지 않을 것입니다.  한국 출원 이후 출시되었기 때문입니다.  하지만 그 데이터가 미국 출원에 영향을 미칠 수 있는 것입니다.  여러 국가에서 심사 기준이 되는 시점을 단순화(통일/소급)하지 않으면, 특정 국가(위 그림에서는 미국)에서 특허권을 받을 수 없는 상황이 발생할 수 있습니다.

 본 문서에서는, 예시된 상황을 방지하기 위하여, 심사 기준이 되는 시점을 단순화하기 위해 전세계적으로 구축된 특허 제도를 소개하고, 그 제도를 어떻게 이용할 수 있는지 insight를 제공하고자 합니다.

 

2. PCT 출원

 첫번째로 고려할 수 있는 제도는, 특허 협력 조약(PCT)에 기반하는 출원을 하는 것입니다.  흔히 "PCT 출원" 또는 "국제 출원"이라고 불립니다.  PCT 출원은, 심사 기준이 되는 시점을 "통일"하는 제도입니다.  여러 국가에서 사업을 고려하시는 경우, 그 국가들을 모두 선택하여 출원하면, 선택된 국가에서 모두 하나의 출원일을 인정받게 됩니다.

 PCT 출원은 수수료에서 유리한 점이 있습니다.  후술하는 우선권 주장 출원보다 적은 비용으로 출원을 할 수 있고, 한국 특허청을 대상으로 한글로 작성된 출원 명세서를 제출하여 PCT 출원을 할 수 있습니다.  PCT 출원도 뒤에 설명하는 우선권 주장 출원을 수반할 수 있습니다.

 다만, 출원 후 일정한 기한 내로, 선택된 국가마다 해당 국가의 언어로 작성된 번역문을 제출하여야 합니다.  번역문을 제출하는 기한은 국가별로 다르지만, 통상 2년을 초과하는 넉넉한 기간을 주고 있습니다.  주요 국가의 번역문 제출 기한을 정리하면 다음과 같습니다.

국가	번역문 제출 기한
한국	2년 7개월
미국	2년 6개월
일본	2년 6개월
중국	2년 6개월 (2개월 연장 가능)
EPO	2년 7개월

 번역문 제출 기한이 길다는 것은, 양날의 칼과 같습니다.  각 국가의 심사는 번역문이 제출된 이후 개시되기 때문입니다.  특허권을 신속하게 획득하고자 하는 경우, 길게 주어진 번역문 제출 기한이 특허권 획득에 소요되는 시간을 길게 만들 수 있습니다.

 

3. 우선권 주장 출원

 우선권 주장 제도를 단순하게 설명하면, A 국가의 출원일 부터 1년 이내에 B 국가에 출원하는 경우, B 국가의 우선일을 A 국가의 출원일로 인정해주는 제도입니다.  우선일은, 심사 기준이 되는 시점으로, 발명 보다 과거에 공개된 선행 기술의 범위를 결정하는 날짜입니다.  여기서, 우선일을 A 국가의 출원일로 인정하는 기준은, B 국가의 출원 명세서에 포함된 구성들 중에서 A 국가의 출원 명세서에 포함된 구성에 한합니다.

 우선권 주장 제도는, 각 국가의 특허 제도를 그대로 이용하면서, 우선권 주장을 위한 추가 서류를 더 제출하는 제도입니다.  원칙적으로 새로운 출원인 것입니다.  따라서, 구성을 더 추가하거나, 설명을 보완하는 것이 가능합니다.

 문제는 비용입니다.  다른 국가의 우선일을 한국의 출원일로 앞당기고자 한다면, 한국의 출원일 부터 1년 내에 다른 국가의 언어로 된 출원 명세서를 작성하고, 다른 국가에서의 특허 대리인도 선임하여야 합니다.  다른 국가에서 수행할 절차 및 비용은 번역문 제출 기한(위의 표 참조)까지 여유롭게 고려하여도 되는 PCT 출원 대비 짧은 시간에 많은 비용을 준비하여야 합니다.

 

4. 출원 후 심사 과정에서 고려할 수 있는 전략

 PCT 출원이 상대적으로 저렴함을 근거로 무조건 PCT 출원을 먼저 고려하는 것 보다는, 권리 범위를 효과적으로 확보하기 위하여 두 제도를 적절히 활용함이 바람직합니다.  예를 들어, PCT 출원이 특허권 확보에 상대적으로 많은 시간을 요구하는 점을 고려하여, 특허권을 신속히 확보하는 관점에서 사업화가 결정되었거나, 상대적으로 빠르게 진출할 국가는 우선권 주장 출원을 함이 바람직합니다.

 또는, 각 국이 서로의 심사 과정을 참고하는 점을 이용하기 위하여, 두 제도를 적절히 활용할 수도 있습니다.  저희 블로그에 소개된 PPH 제도와 같이(참조 링크), 특정 국가에서 등록된 특허권이 있는 경우, 해당 권리 범위를 그대로 받는 것을 전제로 빠른 심사를 요청할 수 있습니다.

 특히, 미국의 특허 제도/판결/실무가 다른 국가에서 널리 참고되고 있으므로, 미국에서 특허권을 가지고 있는 경우, 해당 권리 범위 및 심사 과정을 이용하여 다른 국가의 심사를 신속하게 만들 수 있습니다.  예를 들어, 한국에서 특허 출원한 이후, 미국에는 우선권 주장 제도를, 그 외 다른 국가에서는 PCT 출원을 하였다고 가정해봅시다.

 이 경우, 미국의 우선권 주장 제도, PCT 출원 모두 한국 출원일 이후 1년 이내에 출원하여 심사 기준 시점을 한국 특허 출원일로 앞당길 수 있습니다.  미국에서 우선권 주장 제도로 출원을 하였으므로, 번역문 제출 기한이 있는 PCT 출원보다 먼저 심사가 시작되고, 특허권도 상대적으로 빠르게 받을 수 있습니다.

 미국에서 특허권을 받게 되면, 이를 근거로 PCT 출원에서 선택된 다른 국가로 빠른 심사를 요청할 수 있습니다.  권리 범위가 동일하게 설정되어 관리도 용이하고, 심사 기간도 단축시킬 수 있는 것입니다.

 

5. 결론

 특허권이 국가별로 발생되므로, 여러 국가에서 특허권을 확보하여, 모방 주체를 더욱 효과적으로 배제할 수 있습니다.  특허권은 원칙적으로 국가별로 별개의 권리입니다.  다만, 각 국의 특허청들이 서로의 심사 경과를 참조하는 점, 여러 국가에서 사업을 추진하는 출원인에게 유리한 제도를 구축하고 있는 점을 이용하여 서로 다른 국가에서 특허권을 신속하면서 유리하게 확보할 수 있는 전략을 세울 수 있습니다.

 앞서 설명한 PCT 출원 및 우선권 주장 제도는 하나의 발명을 서로 다른 날에 서로 다른 국가에서 출원할 때에, 각 국가에서의 심사 기준이 되는 시점을 가장 먼저 출원한 국가의 출원일로 앞당기거나, 통일하는 제도로써, 출원인에게 유리한 제도입니다.  여러 국가에서 사업을 하는 경우, 두 제도를 잘 살펴 효과적인 특허권 확보 전략을 수립하시기 바랍니다.