국가 별 공지 예외 주장 제도 정리

2019-11-27 02:20:45 작성, 2873 읽음

1. 들어가며

 실무에서, 출원 전에 발명을 공개한 사실이 문제가 되는 경우가 많습니다.  발명을 특허로 보호하기 위하여, 출원을 고려하고 계신다면, 발명을 공개하였는지를 확인하셔야 합니다. 

 특허청에 발명의 명세서를 제출하면(보통 "출원"이라고 부릅니다), 특허청은 출원 날짜(보통 "출원일"이라고 부릅니다) 이전에 공개된 앞선 기술과 발명을 비교하여, 발명이 특허권을 받을만한 발명인지를 살펴보게 됩니다.  출원일 이전에 공개된 기술과 발명이 유사한지가, 특허권의 존립을 결정하는 것입니다.

 여기서, "앞선 기술"은 국가, 언어를 따지지 않으며, 심지어 자신의 기술도 포함될 수 있습니다.  우리가 하는 행위 중에서, (1) 발명과 관련된 문서가 논문, 학술지에 실리거나, (2) 인터넷으로 발명을 공개하거나, (3) 제품 시연회를 통해 발명을 공개하는 행위가 발명을 공개하는 행위입니다.  이러한 행위를 한다면, 특허청이 공개 행위를 증명하는 자료(예를 들어, 논문)를 제시하며 특허권을 받기 어렵다는 의견을 제시할 수 있습니다.  즉, 자신의 공개 사실이 발명의 발목을 잡을 위험이 있는 것입니다.

 다만, 발명자/출원인의 이익을 보호하기 위하여, 특허청은 출원 전에 발명을 공개한 행위에 대해 발명자/출원인의 편의를 제공하고 있습니다.  바로 공지 예외 주장 제도(이하 "본 제도"라고 하겠습니다)입니다.  본 제도를 활용하여 발명을 공개하였음을 특허청에 통지하면, 특허청은 통지된 공개 행위를 제외하고 심사하게 됩니다.  즉, 공개 행위가 특허권의 획득에 장애물이 되지 않게 되는 것입니다.

 

2. 국가별 공지 예외 주장 제도 정리

 한국의 경우, 특허법 제30조에서, 공지 예외 주장 제도를 정의하고 있습니다.

제30조(공지 등이 되지 아니한 발명으로 보는 경우) ① 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 발명이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 경우 그 날부터 12개월 이내에 특허출원을 하면 그 특허출원된 발명에 대하여 제29조제1항 또는 제2항을 적용할 때에는 그 발명은 같은 조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하지 아니한 것으로 본다.

1. 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자에 의하여 그 발명이 제29조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 경우. 다만, 조약 또는 법률에 따라 국내 또는 국외에서 출원공개되거나 등록공고된 경우는 제외한다.

2. 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 의사에 반하여 그 발명이 제29조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 경우

② 제1항제1호를 적용받으려는 자는 특허출원서에 그 취지를 적어 출원하여야 하고, 이를 증명할 수 있는 서류를 산업통상자원부령으로 정하는 방법에 따라 특허출원일부터 30일 이내에 특허청장에게 제출하여야 한다.

③ 제2항에도 불구하고 산업통상자원부령으로 정하는 보완수수료를 납부한 경우에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기간에 제1항제1호를 적용받으려는 취지를 적은 서류 또는 이를 증명할 수 있는 서류를 제출할 수 있다.  <신설 2015. 1. 28.>

1. 제47조제1항에 따라 보정할 수 있는 기간

2. 제66조에 따른 특허결정 또는 제176조제1항에 따른 특허거절결정 취소심결(특허등록을 결정한 심결에 한정하되, 재심심결을 포함한다)의 등본을 송달받은 날부터 3개월 이내의 기간. 다만, 제79조에 따른 설정등록을 받으려는 날이 3개월보다 짧은 경우에는 그 날까지의 기간

 위 법령을 요약하면, (1) 공개 뒤 12개월 이내에 출원하고, (2) 공개 행위를 증명할 수 있는 서류를 제출하면 본 제도를 활용할 수 있습니다.  논문이 출판되었다면 논문을 제출하시면 됩니다.  이 때, 논문 내에는 공개 시점을 특정할 수 있는 문구(연/월/일이 정확히 있을 것을 요구합니다)가 있어야 합니다.  학술 대회 중 공개하였다면 일정표를, 논문집이 있다면 논문집 표지의 공개 날짜를 함께 제출하여야 합니다.

 앞서 설명한 바와 같이, 한국 특허청은 12개월의 기간을 허용합니다.  오늘 공개하였으면, 내년 같은 날까지 출원만 하면 공지 예외 주장 제도를 활용할 수 있습니다.

 그러나, 한국 이외의 국가에서 특허권을 확보하고자 한다면, 특허 제도가 국가별로 상이하므로, 공지 예외 주장 제도가 해당 국가에 구비되어 있는지, 구비되어 있다면 활용이 가능한지를 점검하여야 합니다.  예를 들어, 중국은 중국 정부(국무원)가 주최하거나 인정하는 국제박람회, 학술회의 또는 기술회의에서 전시 또는 발표한 사실에 대해서만 본 제도를 활용할 수 있습니다.  주요 국가 별로 공지 예외 주장 제도의 요건을 정리하면 다음과 같습니다.

 

국가 별 공지 예외 주장 제도 정리

국가	기간	인정되는 공개 행위	기준 시점
KR	1년	모든 공개 행위	한국 출원 또는 PCT 국제 출원
US	1년 (grace period)	모든 공개 행위	최초 출원일(effective filing date) 기준
JP	1년 (2018년 개정)	출판물, 온라인 공개는 제약 없음.  단, 발표(presentation)는 일본 특허청장에 의해 지정된 학술 그룹에 의해 주최된 학술 모임에서 한 발표만 인정됨.	일본 출원 또는 PCT 국제 출원
CN	6개월	중국 정부 또는 국무원이 관련된 박람회 또는 회의에서의 공개 행위	우선일 또는 출원일
EPO	6개월	공식적으로 인식되는 국제 박람회(officially recognised international exhibition)	EPO 출원일

 상기 표를 살펴보면, 공지 예외 기간이 6개월인 국가도 있으며, 공개 행위를 극히 예외적으로 인정하는 국가(CN, EPO)도 있습니다.  예를 들어, 논문을 공개하고 8개월이 지난 시점에서는, 한국, 미국, 일본에서 본 제도를 활용할 수 있지만, 중국, 유럽은 6개월 초과를 근거로 본 제도를 활용할 수 없을 것입니다.  다른 예로, 논문을 공개하고 3개월 밖에 지나지 않았어도, 중국, 유럽은 법령에 지정된 공개 행위가 아님을 들어 본 제도를 활용할 수 없는 상황이 생길 수 있습니다.

 

3. PCT 출원/우선권 주장 출원 시 공지 예외 주장 제도 활용

 다수의 국가에서 사업을 하시는 경우, PCT 출원 또는 우선권 주장 출원을 고려하실 수 있습니다.  이 경우, 위 표의 기준 시점을 기반으로, 출원을 하는 국가에서 본 제도를 활용할 수 있는지 살펴보셔야 합니다.  미국은 최초 출원일을 기준으로 하므로, 한국 출원을 우선권 주장하는 미국 출원을 하는 경우, 한국 출원을 기준으로 1년 이내의 공개 행위면 본 제도를 활용할 수 있겠습니다.

 그러나, 일본의 경우, "일본 출원 또는 PCT 국제 출원"을 기준으로 하므로, 한국 출원을 우선권 주장하는 일본 출원을 하더라도, 일본 출원을 기준으로 1년 이내의 공개 행위인지를 살펴보게 됩니다.  논문 공개 후 5개월 뒤에 한국 출원을 하고, 한국 출원 후 8개월 후 우선권 주장 제도를 이용하여 일본 출원하는 경우, 일본 출원 시점과 논문 공개 시점이 13개월 (5+8) 차이가 발생하여, 본 제도를 활용할 수 없게 되는 것입니다.

 

4. 결론 - 발명의 공개 이전에 출원을 하는 것이 최선, 공개했다면 공지 예외 주장 제도 활용 가능한지를 필수 점검

 이상 공지 예외 주장 제도에 대하여 살펴보았습니다.  출원 전에 공개를 하지 않는 것이 최선이지만, 그렇지 않다면,  국가 별로 공지 예외 주장 제도를 다르게 규율하고 있으므로, 이를 잘 점검하여 특허 출원을 수행하여야 할 것입니다.  발명을 조속히 사업화하거나, 발명과 관련된 학회 일정에 맞추다보면, 출원보다 앞서 발명을 공개하게 되는 경우가 많이 발생합니다.  특허권은 국가 별로 규율된 발명의 보호 수단이므로, 공개 일정 및 실시 국가 전부를 고려하여 출원 전략을 세울 필요가 있습니다.