권리 범위 보완을 위한 CA 전략 사례2

2019-12-19 23:32:36 작성, 954 읽음

1. 들어가며

 다른 문서들(링크1, 링크2)에서, CA/DIV/CIP 출원등을 이용하여 서로 다른 형태의 권리 범위를 만듦에 따라, 출원 발명을 복합적으로 보호할 필요가 있음을 설명하였습니다.  본 문서에서는 세기의 특허 분쟁(S 社 v. A 社)에서 이용된 발명이 어떻게 보호되고 있는지 살펴보겠습니다.

 

2. 분쟁의 결과/History

 소개할 특허는 소위 "바운스-백(bounce-back)" 특허로, 상기 특허 분쟁에서 Apple이 Samsung을 공격하는데 이용한 발명입니다.  지금도 Apple의 제품에 해당 기술이 적용되어 있습니다.  해당 기술은, 사용자가 웹 페이지를 스크롤하는 상태에서, 웹 페이지의 끝에 도달할 때에 작동하는 기술입니다.  웹 페이지의 끝에 도달할 때에, 웹 페이지를 스크롤하는 애니메이션이, 웹 페이지의 끝 부분에서 멈추지 않고, (1) 웹 페이지의 끝 부분이 스크롤 방향을 따라 더 이동한 뒤에, (2) 웹 페이지의 끝 부분이 스크롤 방향의 반대 방향으로 튕겨져 되돌아가는(bounce-back) 움직임을 보여주는 기술입니다.

 해당 특허는 아래와 같은 청구항으로 등록되었습니다(US 7,469,381).

1. A computer-implemented method, comprising:
at a device with a touch screen display:
displaying a first portion of an electronic document;
detecting a movement of an object on or near the touch screen display;
in response to detecting the movement, translating the electronic document displayed on the touch screen display in a first direction to display a second portion of the electronic document, wherein the second portion is different from the first portion;
in response to an edge of the electronic document being reached while translating the electronic document in the first direction while the object is still detected on or near the touch screen display:
displaying an area beyond the edge of the document, and
displaying a third portion of the electronic document, wherein the third portion is smaller than the first portion; and
in response to detecting that the object is no longer on or near the touch screen display, translating the electronic document in a second direction until the area beyond the edge of the electronic document is no longer displayed to display a fourth portion of the electronic document, wherein the fourth portion is different from the first portion.

 USPTO에 공개된 사건 History를 살필 때에, 위에 강조된 부분이 더 추가되어 등록된 것으로 파악됩니다.  등록으로 추가된 특징은, 전자 문서가 스크롤될 때에, 화면상에 보이는 일부분의 변화를 명확히 구분(first portion → second portion → third portion → fourth portion)하기 위한 것입니다.  

 본 특허는 Apple이 특허 침해를 주장하는데 이용되었으며, 뉴스(링크)로도 보도된 바와 같이, 미국 특허 상표청(USPTO)의 재심사 절차에 의해 일부 무효 되었습니다.  위에 인용한 claim 1을 포함한 다수의 청구항들(claims 1-13, 15, 16 and 20)이 무효되었습니다.  재심사에 대한 USOTO의 의견(링크)을 살펴보면, 선행기술(Lira, WO03/081458)에 개시된, 웹 페이지를 stylus 1200(아래 캡쳐에서 노란색 표시)을 이용하여 지그재그 방향으로 스크롤하더라도, 화면에 표시되는 웹 페이지는 열column)을 따라 직선 방향으로 스크롤되는 특징에 기반하여 무효된 것으로 파악됩니다.  이렇듯, 특허의 무효 판단은 선행기술과의 "일치 여부" 외에도 "유사 여부"로도 내려질 수 있습니다.

 

 

 말씀드린 재심사 절차는 사정계(Ex parte) 재심사였습니다.  당사자계(Inter parte) 재심사와 달리, 출원인은 위 무효 판정에 대응하여 추가로 자료를 내거나, 추가로 반박하지 못하는 것이 사정계 재심사의 특징입니다.  즉, Apple이 위 무효 판정과 관련하여 주장할 수 있었던 사항은 극히 제한적이었으리라 추정됩니다.  결국, 위에서 인용한 청구항은 효력을 잃게된 것입니다.  이렇듯 특허권은 등록 후에도 무효가 될 위험이 있는 만큼, 이를 대비하는 action이 필요한 것입니다.

 

3. 권리 범위 보완을 위한 CA 출원

 해당 특허권이 무효가 되었다는 사실은, 특허 분쟁이 Apple에게 유리하게 돌아가고 있지 않다는 feeling을 제공하기 위해 언론에 의해 자주 인용되곤 했습니다.  그러나, Apple은 해당 특허권과 관련된 CA 출원을 한 상태였습니다.  즉, 해당 특허권의 모든 청구항이 앞서 말씀드린 재심사 절차에 의해 무효되었더라도, Apple은 CA 출원을 이용하여 분쟁을 계속할 수 있었던 것입니다.

 즉, 두 회사가 극적으로 합의하기 전까지, US 재판부는 잔존한 청구항(위에서 인용한 청구항을 제외한 청구항 중에서 무효되지 않은 청구항)을 기준으로 침해를 판단하고 있었던 것입니다.  설사 모든 청구항이 무효가 되었더라도, Apple은 CA 출원에 기반하여 특허 분쟁을 계속할 수 있는 상태였던 것입니다.

 특허 분쟁이 종료된지 꽤 지난 현 시점에도, Apple은 해당 특허권을 보완/강화하는 작업을 계속하고 있습니다.  아래와 같이, Apple은 최근에, 본 특허를 CA 출원하여 아래와 같은 청구항에 대해 등록 결정을 획득하였습니다(글을 작성하는 시점에서, 특허료 납부 前, US 15/483,743).

A device comprising:
a touch screen display;
one or more processors; and
memory storing one or more programs configured to be executed by the one or more processors, the one or more programs including instructions for:
   displaying a first portion of a document;
   detecting movement of an object on the touch screen display;
   in response to detecting the movement, translating the document in a first direction to display a second portion of the document, wherein a direction of the movement of the object corresponds to the translation of the document in the first direction;
   in response to an edge of the document being reached while continuing to detect movement of the object on the touch screen display, displaying an indication that the edge of the document has been reached; and
   in response to detecting that the object is no longer in contact with the touch screen display, ceasing to display the indication.

 CA 청구항을 살펴보면, 매우 당연하지만, 재심사 절차에서 인용되었던 Lira 대비 차별화를 시도한 정황이 엿보입니다.  녹색 마크업으로 표시한 부분을 살펴보면, 화면 상의 객체(object, 손가락으로 이해하시면 됩니다)의 이동 방향(direction of the movement)과 화면에 표시되고 있는 문서의 스크롤 방향(first direction)이 서로 대응한다(corresponds)고 표현하고 있습니다.

 앞서 인용한 도면처럼, 선행기술 Lira의 스타일러스의 이동 방향(지그재그로 이동하는 궤적이 그려짐)과 화면에 표시되고 있는 문서의 스크롤 방향(여백이 너무 많이 표시되지 않도록 이동)은 서로 다릅니다.  즉, Apple은 녹색 마크업을 이용하여, 본 발명은 객체의 이동 방향과 문서의 스크롤 방향이 서로 동일하므로, 선행기술 Lira와 차이가 있음을 주장하였으리라 판단됩니다.

 추가적으로, CA 청구항 내에서, Apple은, 발명의 특징으로 볼 수 있음에도 불구하고, 선행기술과 차별화하기 어렵다고 판단되는 특징을 과감히 배제하였습니다.  예를 들어, 무효된 청구항에서 상세하게 표현하였던 bounce-back 동작(웹 페이지의 경계를 넘어선(beyond) 영역을 표시하는 동작 등)이 생략되었습니다.  Lira가 여백을 줄이기 위해 스타일러스와 다른 방향으로 스크롤하는 동작을 개시하고 있음을 고려할 때에, 해당 동작이 Lira와의 관계에서 차별화를 주장하는데 이용하기 어려워 이를 생략한 것으로 보입니다.

 즉, Apple은 위 무효 사실에도 불구하고, 포기하지 않고 CA 출원의 청구항을 조절하여 권리 범위 보완을 하고 있는 것입니다.

 

4. 마치며

 이상 Apple이 발명에 복수의 특허권을 설정하여 지속적으로 권리를 보완하는 history를 소개하였습니다.  Apple이 CA 출원을 하지 않았다면, 무효가 된 청구항 또는 권리 범위를 수복할 방안이 존재하지 않으므로, 해당 발명의 활용성은 줄어들었을 것입니다.  그러나 Apple은 CA 출원을 한 상태였으며, 등록 후 무효가 된 특단의 사정을 고려하여 무효 위험을 줄이는 방향으로 권리 범위를 가다듬을 수 있게 된 것입니다.  설명한바와 같이, Apple은 무효 판정을 특허권의 종말이 아닌 보다 강한 특허권을 확보하기 위한 디딤돌 내지 이정표로 삼고 있음을 알 수 있었습니다.

 이렇듯 복수의 특허권으로 발명을 보호하는 경우, 특허 분쟁에 유리한 방향으로 권리 범위를 지속적으로 다듬어 갈 수 있습니다.  소개해드린 특허는 지속적인 monitoring이 필요한 좋은 예시입니다.  Apple이 해당 발명과 관련된 추가적인 action을 할 경우, 블로그를 통해 계속 소개하겠습니다.

 p.s.) 해당 발명과 관련된 Apple의 action 뿐만 아니라, Apple의 counter-part인 Android 진영의 action 또한 눈 여겨 볼 만합니다.  Android에서 웹 페이지를 스크롤하면, 웹 페이지의 끝 부분을 바운스-백(bounce back) 하지 않고, 불투명한 부채꼴이 표시되는 animation을 이용하여 웹 페이지의 끝에 도달하였음을 알려주고 있습니다.  본 특허와 관련하여 분쟁의 여지를 최소화하기 위한 Andorid의 회피 설계라고 볼 수 있겠습니다.