권리 범위 보완을 위한 CA 전략 사례1

2019-12-12 00:09:39 작성, 917 읽음

1. 들어가며

 다른 문서(참고 링크)에서, 등록 결정에 대응하여 특허료를 납부하기 이전에 반드시 자신의 권리 범위를 보완할 여지가 있는지를 살필 필요가 있음을 설명하였습니다.  보완의 필요성이 인정되는 경우, 추가 출원을 고려할 필요가 있다는 점 또한 설명하였습니다.  그 이유로, (1) 등록 결정이 선행 기술과의 차별성을 보장하는 것은 아니어서, 무효 심판에 의해 원천 무효될 가능성이 존재하고, (2) 선행 기술 대비 차별화를 도모하기 위해 권리 범위를 제한함에 따라, 권리 범위를 확장할 여지가 발생됨을 들었습니다.  이해를 돕기 위하여, 본 문서에서는, 등록 결정 후 권리 범위를 추가/보완하기 위해 Apple이 하나의 발명에 대하여 수행한 복수의 출원들을 살펴봅니다.

 

2. 발명의 간략한 소개

 소개해드릴 Apple의 발명(US 15/269,801)은, Face ID가 등장하기 이전에 Apple의 제품에서 널리 적용된 Touch ID에 기반하는 발명입니다.  해당 발명은, 지문 스캐너가 없는 일반 컴퓨터, 예를 들어, 윈도우가 설치된 컴퓨터도 아이폰의 Touch ID를 이용해 결제할 수 있는 기술을 제안하고 있습니다.  예를 들어, 컴퓨터로 인터넷 쇼핑의 결제 창에 도달하였을 때, 아래의 도면과 같이, 사용자는 다양한 인증 수단을 선택할 수 있는 화면을 만나게 됩니다.  화면 내에서, 사용자는 컴퓨터를 제외한 생체 정보에 기반하는 인증이 가능한 다른 장비(스마트폰, 스마트워치 등)를 선택할 수 있습니다.

 스마트폰을 결재 수단으로 선택한 경우, 컴퓨터는 스마트폰으로 결재에 필요한 사용자 인증을 요청하게 되고, 아래의 도면과 같이 스마트폰에서는 사용자 인증을 위한 화면을 출력하게 됩니다.  사용자는 스마트폰의 Touch ID를 이용하여 인증을 수행하고, 그 인증 결과는 컴퓨터로 다시 송신되어, 컴퓨터에서 결제를 위한 최종 동작이 수행되게 됩니다.

 컴퓨터와 스마트폰을 넘나들며 사용자를 인증함에 따라, 생체 인증이 불가능한 장비(컴퓨터)를 사용하는 상황에서도 보안성을 강화할 수 있는 발명이라고 볼 수 있겠습니다.

 

3. 등록 결정된 청구항의 분석

 등록 결정된 Apple의 청구항은 아래와 같습니다.  선행 기술 Rao(US 8060517) 및 Kuang(US 2016/026779)이 인용되었습니다.

1. A method, comprising:
receiving, at a requesting device with a display, selection of one or more options;
receiving, at the requesting device, selection of an option to proceed with an action associated with the selected one or more options;
transmitting, by the requesting device, a request to proceed with the action, wherein the request includes information about the selected one or more options;
receiving, by an authenticating device with a display, the request to proceed with the action;
concurrently displaying, on the display of the authenticating device:

   an indication of the request to proceed with the action,
   the information about the selected one or more options, and
   an indication of the requesting device;

displaying, on the display of the authenticating device, a request for authorization to proceed with the action;
receiving, at the authenticating device, an input that is responsive to the request for authorization to proceed with the action;
transmitting, by the authenticating device, a response to the request to proceed with the action, the response to the request to proceed with the action based on the input that is responsive to the request for authorization to proceed with the action;
receiving, by the requesting device, the response to the request to proceed with the action;
in accordance with a determination, at the requesting device, that the response to the request to proceed with the action indicates that the authorization at the authenticating device was successful, displaying, on the display of the requesting device, an indication that the authorization was successful; and
in accordance with a determination, at the requesting device, that the response to the request to proceed with the action indicates that the authorization at the authenticating device was not successful, displaying, on the display of the requesting device, an indication that the authorization was not successful.

 심사 과정에서, Apple은 (1) 선행 기술이 인증 디바이스(스마트폰)로부터 액션을 진행하기 위한 인증 요청에 대한 응답인 입력을 수신하는 동작을 시사하거나 암시하지 않고(위 청구항의 녹색 표시), (2) 선행 기술이 인증이 실패하였음을 나타내는 indication을 표시하는 동작을 시사하거나 암시하지 않고(위 청구항의 청색 표시) (3) 선행 기술이 인증 디바이스(스마트폰) 상에 액션을 진행하기 위한 요청의 indication, 선택된 하나 이상의 옵션에 대한 정보 및 요청 디바이스(컴퓨터)의 indication을 동시에 표시(concurrently displaying)하는 동작을 시사하거나 암시하지 않음(위 청구항의 적색 표시)을 주장하였습니다.

 위 청구항은 소위 "시스템 청구항"이라고 불리는 것으로, 복수의 디바이스를 권리 범위에 포함하고 있습니다.  굵은 이탤릭으로 표시된 것처럼, 위 청구항은 요청 디바이스(requesting device) 및 인증 디바이스(authenticating device) 모두의 동작을 포함합니다.  목차 2에서 설명한 발명의 내용을 참고할 때에, 요청 디바이스는 컴퓨터를, 인증 디바이스는 스마트 폰을 의미합니다.

 시스템 청구항과 같이, 별도로 생산/판매되거나 서로 독립적인 여러 디바이스를 포함하는 청구항은, 상대방이 청구항에 포함된 여러 디바이스를 전부 실시(생산, 사용 등)하여야 침해를 물을 수 있습니다.  Apple이 위 청구항에 기반하여 컴퓨터 제조 회사에게 청구항의 요청 디바이스를 생산, 판매함을 들어 침해를 묻는다면, 컴퓨터 제조 회사는 자신은 인증 디바이스, 즉, 인증을 수행하는 스마트 폰을 생산, 판매하지 않음을 들어 침해를 회피할 수 있습니다.  Apple이 스마트폰 제조 회사에게 청구항의 인증 디바이스를 생산, 판매함을 들어 침해를 묻는다면, 스마트폰 제조 회사는 자신이 요청 디바이스, 즉, 컴퓨터를 생산, 판매하지 않음을 들어 침해를 회피할 수 있습니다.

 결국, Apple은 청구항에 포함된 요청 디바이스, 인증 디바이스 전부를 생산하는 주체를 상대로, 청구항의 모든 동작을 수행하는 순간을 포착하여 침해를 물을 수 밖에 없는 것입니다.  

 

4. 등록 결정 이후의 CA 전략

 2017년 12월 경에 위 청구항에 대한 특허료를 납부하면서, Apple은 두 건의 CA 출원(Continuation Application)을 수행합니다.  Apple이 CA 출원을 수행한 이유는 여러가지가 있겠지만, 앞서 설명한 권리 범위의 문제를 고려하였으리라 추정됩니다.  CA 출원들 각각의 주요 청구항이, 아래 표에서처럼, 요청 디바이스 및 인증 디바이스 중 어느 하나만을 주체로 설정하여 작성되었기 때문입니다.

US 15/845,794

US 16/434,865

1. A requesting device, wherein the requesting device is signed into a service using an account, including: a display one or more processors; and memory storing one or more programs, wherein the one or more programs are configured to be executed by the one or more processors, the one or more programs including instructions for: receiving selection of one or more options associated with an action; receiving selection of an option to proceed with the action associated with the selected one or more options; providing options corresponding to a plurality of authenticating devices, the plurality of authenticating devices including an authenticating device, wherein the authenticating device is signed into the service using the account; receiving input selecting an option corresponding to the authenticating device; in accordance with receiving the input selecting the authenticating device from among the plurality of authenticating devices and subsequent to receiving the input selecting an option corresponding to the authenticating device, transmitting, by the requesting device to the authenticating device, a request to proceed with the action, wherein the request includes information about the selected one or more options, the information about the selected one or more options for display by the authenticating device; receiving, from the authenticating device, a response to the request to proceed with the action, wherein the response to the request to proceed with the action is indicative of an input at the authenticating device; and in accordance with a determination that the response to the request to proceed with the action indicates that an authorization at the authenticating device was successful, displaying, on the display of the requesting device, an indication that the authorization was successful.

1. An authenticating device, including: a display; one or more processors; and memory storing one or more programs, wherein the one or more programs are configured to be executed by the one or more processors, the one or more programs including instructions for: receiving, from a requesting device, a request to proceed with an action, wherein the request includes information regarding the action and wherein the requesting device and the authenticating device are both signed into a service using the same account; concurrently displaying, on the display: an indication of the request to proceed with the action, the information regarding the action, and an indication of the requesting device; displaying a request for authorization to proceed with the action; and receiving an input that is responsive to the request for authorization to proceed with the action.

 요청 디바이스 측 CA 출원(US 15/845,794)의 청구항을 살펴보면, 녹색 글씨와 같이 인증 디바이스 관련 동작이 요청 디바이스를 주체로 하여 기술(예, 요청 디바이스에서 인증 디바이스로 요청을 송신하는 동작, 인증 디바이스로부터 수신하는 동작)되어 있습니다.  마찬가지로, 인증 디바이스 측 CA 출원(US 16/434,865)의 청구항을 살펴보면, 청색 글씨와 같이 요청 디바이스와 호응하는 동작이 인증 디바이스를 주체로 하여 기술되어 있습니다.

 이 경우, 청구항의 주체가 요청 디바이스 및 인증 디바이스 각각으로 특정됨에 따라, Apple은 요청 디바이스와 관련된 주체 및 인증 디바이스와 관련된 주체 각각에게 보다 용이하게 침해를 물을 수 있게 되는 것입니다.  앞서 예시한 컴퓨터 제조 회사 및 스마트폰 제조 회사의 항변이 불가능하게 되기 때문입니다.

 

3. 결   론

 등록 결정에 대응하여 권리 범위를 추가/보완하는 실제 사례를 살펴보았습니다.  심사 과정은 시간과 비용이 소진됨으로 인한 피로도 상승으로, 등록 가능성에 비중을 둘 수 밖에 없습니다.  그러나, 등록 결정을 획득한 이후로는, 어떤 포인트가 등록을 이끌어 낼 수 있는지 명확해지므로, 다시 한 번 힘을 내어 침해 입증의 용이함 까지 살펴 권리 범위를 추가/보완하시기 바랍니다.